Categorie approfondimento: Ricerca e innovazione
31 Ottobre 2011

Ricerca e sviluppo effettuata in università: i diritti

Di cosa si tratta

Nell’ambito della costituzione di un sempre più forte legame tra la ricerca di trovati nuovi e lo sviluppo di quelli già esistenti effettuata in università, non vi è chiarezza sugli effetti economici e i diritti personali che discendono dalla realizzazione dei trovati in relazione all’interesse dell’impresa al loro uso.
L’ovvietà dell’importanza sta alla varietà delle risposte che vengono date al tema nell’articolazione di ipotesi e sub-ipotesi che vengono sviluppate a seconda delle figure che coronano l’obiettivo e dei committenti la ricerca.
Sinteticamente muoviamo dalle norme quadro che si trovano nel codice civile.
Art. 2588 – Soggetti del diritto. ”Il diritto di brevetto spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa”.
Art. 2589 – Trasferibilità. “I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili”.
Art. 2590 – Invenzione del prestatore di lavoro. “Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro. I diritti e gli obblighi delle parti relativi all’invenzione sono regolati dalle leggi speciali”.
Altra legge base è la Legge Invenzioni (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), dove subito si dice (art. 62) chi ha il diritto morale, cioè il diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione al quale spetta e discende agli eredi, che vengono indicati dalla norma.
L’articolo successivo (Art. 63) si occupa dei “Diritti patrimoniali”: “1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili. 2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa”.
Il passaggio successivo detta il regime delle invenzioni dei dipendenti (Art. 64), che sono distinte in Invenzioni di servizio (Art. 64.1 C.P.I.), che postulano l’esistenza di un rapporto di lavoro o di impiego, che l’invenzione venga realizzata nell’esecuzione del rapporto e che l’attività inventiva sia l’oggetto del rapporto e sia specificamente retribuita.
In sintesi si stabilisce: il datore di lavoro ha?diritto al brevetto; l’inventore ha diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione.
Ci sono poi le Invenzioni di azienda (Art. 64.2 C.P.I.), che postulano sempre un rapporto di lavoro o di impiego, che l’invenzione sia realizzata nell’esecuzione del rapporto, ma l’attività inventiva non sia specificamente retribuita.
In questi casi avremo: il datore di lavoro ha?diritto al brevetto; l’inventore ha diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione ed ha diritto ad avere un equo premio, per la quantificazione del quale rileva: l’importanza della protezione, le mansioni svolte e la retribuzione percepita, nonché il contributo ricevuto dal datore di lavoro per arrivare al risultato.
Questa disposizione ha subito una riforma con il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, che all’art. 37, che prevede: “2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell’attività inventiva, e l’invenzione è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all’inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l’invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell’importanza dell’invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall’inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell’equo premio all’inventore, può essere concesso, su richiesta dell’organizzazione del datore di lavoro interessata, l’esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto.”.
Si termina con le “Invenzioni occasionali” (Art. 64.3 C.P.I.) che vengono fatte quando si sia nel campo di attività del datore di lavoro. Il datore avrà diritto di opzione sull’uso, esclusivo e non, o per l’acquisto del brevetto, o di effettuare la brevettazione all’estero contro un canone od un prezzo che tenga conto dei contributi del datore di lavoro.
Senza sospingersi ad altro dettaglio già la parte terminale della norma considera l’inventore-dipendente statale.
Con l’art. 65 passiamo alle “Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca”, disposizione che è rimasta invariata dall’originario testo dell’art. 24-bis legge invenzioni salvo che si è aggiunta una deroga relativa alle ricerche finanziate da soggetti privati.
“In deroga all’articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori …i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salva diversa pattuizione”. “L’inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all’amministrazione”.
“Le Università e le pubbliche amministrazioni … stabiliscono l’importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l’uso dell’invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca …”.
“…l’inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell’invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni”.
“Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l’inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l’inventore era dipendente al momento dell’invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l’invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore”.
“Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell’ambito di specifici rapporti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore”.
Se l’invenzione quindi avviene nell’ambito di un’attività di ricerca finanziata da un ente esterno (impresa privata o ente pubblico), la titolarità dei diritti brevettuali è dell’Università.
Per i contratti di ricerca con le aziende tutto quello che viene inventato appartiene all’Università, che è libera di cedere i diritti brevettuali al committente.
Il ricercatore universitario che brevetta per conto suo deve anche pagarsi i costi di deposito e deve comunicare all’Università l’avvenuto deposito della domanda di brevetto; deve procurarsi un’impresa licenziataria e riconoscere all’Università una quota dei proventi derivanti dalla cessione in licenza del brevetto.
Alcune università si allineano al 40 per cento a favore dell’Università, come fa Padova, che regola anche vari aspetti per le contribuzioni che il ricercatore può ottenere. Sempre in questo caso il regolamento identifica i soggetti ai quali si applica il Regolamento Brevetti dell’Università, che sono non solo i dipendenti, ma chiunque svolga attività di ricerca nelle strutture universitarie: dottorandi, assegnisti, titolari di borse di studio, specializzandi, Co.co.co. Chi si trovi in una di queste condizioni può proporre all’Università di cedere i propri diritti brevettuali e, se la proposta viene accettata, l’inventore può beneficiare dei servizi dell’Università.
E’ diffuso l’impiego di una specie di Statuto delle clausole brevettuali nei contratti di ricerca: il diritto a brevettare le eventuali invenzioni è dell’Università. Nel contratto di ricerca l’Università può trasferire questo diritto, in tutto o in parte, al committente. Il compenso a favore dell’Università per la cessione del diritto a brevettare sarà aggiuntivo e distinto dal corrispettivo previsto per l’attività di ricerca. L’azienda è interessata allo sfruttamento dell’invenzione e l’Università è interessata ad avere almeno la titolarità del brevetto: ci sono vari modi per accontentare entrambe.
Va aggiunto che da circa dieci anni la facoltà, attribuita per legge ai soli ricercatori autori delle invenzioni, con l’intento di incentivarli nella ricerca, non ha funzionato molto secondo le previsioni, e il governo vuole restituire alle università e agli enti pubblici di ricerca il diritto esclusivo di brevettare le invenzioni, salvo deroghe in alcuni casi specifici e si tende a cercare di dare una maggiore salvaguardia ai diritti del soggetto esterno, finanziatore della ricerca, che al momento sono definiti nell’ambito del contratto relativo al finanziamento concesso.
In uno schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010, alle invenzioni del ricercatore che lavora per un’università si dovranno applicare le norme che disciplinano attualmente le invenzioni dei dipendenti d’azienda, cioè l’art. 64 CPI. Il ricercatore sarà quindi equiparato, dal punto di vista dalle invenzioni, ad un qualsiasi lavoratore dipendente che produca un’invenzione nell’ambito di un contratto o rapporto di lavoro la cui attività inventiva è prevista come oggetto di contratto. Ne consegue che i diritti derivanti dall’invenzione stessa, quindi anche il diritto sul brevetto, apparterranno al datore di lavoro, cioè all’università.
Tuttavia in deroga all’Art. 64 CPI, nel caso di un’invenzione realizzata dal ricercatore dipendente di un’università o pubblica amministrazione: a) se l’università non richiede un brevetto a proprio nome entro sei mesi da quando l’inventore le comunica l’invenzione, l’inventore potrà depositare egli stesso la domanda di brevetto; b) se l’università deposita la domanda di brevetto in Italia, ma non ha intenzione di ottenere tutela per la stessa invenzione anche all’estero, deve comunicarlo entro un termine prestabilito al ricercatore, che a quel punto acquisisce il diritto di richiedere brevetti a proprio nome per i paesi esteri nei quali l’università o pubblica amministrazione non intende tutelare l’invenzione; c) qualora l’università decida di vendere il brevetto acquisito, al ricercatore spetterà il diritto di prelazione per l’acquisto.
Nel caso in cui la ricerca sia stata finanziata in tutto o in parte da soggetti privati, o sia stata realizzata nell’ambito di progetti finanziati da soggetti pubblici diversi dall’ente di appartenenza del ricercatore, non si applicano le deroghe all’Art. 64 di cui qui sopra ai punti da a) b) e c). Ne deriva che nel caso di un finanziatore esterno, sia esso privato o pubblico, il ricercatore non avrà automaticamente né il diritto a depositare il brevetto, se l’università non procede al deposito entro sei mesi, né il diritto di depositare brevetti all’estero nei paesi in cui l’università decida di non tutelare l’invenzione, né il diritto di prelazione in caso di vendita del brevetto da parte dell’università.
Le norme del 2001, attribuendo al ricercatore-inventore dipendente dell’università la facoltà di brevettare, hanno creato una discriminazione fra il dipendente universitario e il dipendente di impresa, al quale ha continuato ad applicarsi il principio secondo il quale il diritto di brevettare l’invenzione del dipendente spetta al datore di lavoro: una differenza che è sospetta di incostituzionalità.
Le modifiche dovrebbero quindi da un lato rispondere alle critiche sollevate dai ricercatori e dagli stessi atenei rispetto al precedente regime, dall’altro annullare la discriminazione attualmente operata dalla legge in materia di diritto sulle invenzioni fra dipendenti universitari o di enti di ricerca e altri lavoratori dipendenti.

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