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18 Giugno 2013

Rapporti tra nome a dominio e domanda di registrazione di marchio comunitario

Di cosa si tratta

Una sentenza pronunciata in data 14 maggio 2013 dalla seconda Sezione del Tribunale dell’Unione Europea ha chiarito quali effetti possa produrre la preventiva registrazione di un nome di dominio Internet nella procedura di registrazione di un marchio europeo che abbia con il nome di dominio comunanza di elementi distintivi.
La vicenda definita dalla sentenza trae origine dalla presentazione, da parte di un’associazione politica italiana, di due distinte domande di registrazione di marchi comunitari dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, ai sensi del regolamento n. 207/2009. Il primo marchio del quale veniva richiesta la registrazione era un segno denominativo mentre il secondo era un segno figurativo.
In entrambi i casi un’altra associazione politica italiana proponeva opposizione ai sensi dell’articolo 41 del medesimo regolamento. A sostegno di tale opposizione vi era la volontà di far valere, sulla base dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, l’uso nella normale prassi commerciale di un nome di dominio anteriore, che era stato attribuito in Italia dal NIC (l’ente preposto all’assegnazione dei nomi a dominio “.it”) e che presentava elementi distintivi inequivocabilmente simili ai marchi oggetto della domanda di registrazione.
In entrambi i casi la prima commissione di ricorso dell’UAMI (Ufficio per la registrazione dei marchi, disegni e modelli dell’Unione europea) respingeva i ricorsi ponendo a fondamento della decisione il fatto che il semplice inserimento di un nome di dominio nel registro dei nomi di dominio in Italia non era sufficiente a far nascere un titolo suscettibile di conferire al titolare di detto nome di dominio una tutela in virtù dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. A consolidare tale posizione vi era altresì il fatto che digitando il nome di dominio indicato in sede di opposizione non si veniva indirizzati al relativo sito Internet ma si veniva automaticamente reindirizzati ad altro nome a dominio con il relativo sito.
Le decisioni dell’UAMI venivano quindi impugnate separatamente avanti il Tribunale dell’Unione Europea che provvedeva a riunire i ricorsi.
Il percorso argomentativo, adottato dal Tribunale nella sentenza, muove dalla lettera dell’art. 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/09 e dalla relativa giurisprudenza in forza delle quali l’esistenza di un marchio anteriore non registrato o di un segno diverso da un marchio legittima l’opposizione se essi soddisfano i seguenti requisiti:
– essere utilizzati nella normale prassi commerciale;
– avere una portata non solamente locale;
– attribuire al loro titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio più recente.
Il diritto ai segni in parola deve essere stato acquisito conformemente alla normativa dell’Unione o al diritto dello Stato membro in cui i segni sono stati utilizzati prima della data di deposito della domanda di marchio comunitario.
I sopraindicati requisiti sono consunstanziali, ossia devono sussistere contemporaneamente; pertanto, quando un segno non soddisfa uno di essi, l’opposizione fondata sull’esistenza di un marchio non registrato o di altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale non può essere accolta.
In particolare per quanto concerne il requisito secondo il quale il segno di cui trattasi deve essere «utilizzato nella normale prassi commerciale» si è affermato che ciò avvenga qualora il suo uso si collochi nel quadro di un’attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico e non nell’ambito privato.
La giurisprudenza ha inoltre sostenuto che tale segno debba essere effettivamente utilizzato in modo sufficientemente significativo nella normale prassi commerciale e deve avere un’estensione geografica che non sia puramente locale, il che implica, qualora il territorio di protezione di tale segno possa essere considerato di estensione diversa dalla locale, che la suddetta utilizzazione abbia luogo in una parte rilevante di tale territorio.
Al fine di stabilire se ricorra tale ipotesi, occorre tener conto della durata e dell’intensità dell’uso di tale segno in quanto elemento distintivo per i suoi destinatari.
Sulla base di queste premesse il Tribunale ha, in primo luogo respinto l’argomento del ricorrente, secondo il quale la sola circostanza che il nome di dominio gli fosse stato attribuito dall’autorità competente in Italia proverebbe l’uso di detto nome di dominio nella normale prassi commerciale, tenuto conto della visibilità che ne consegue sulla rete Internet.
Dagli orientamenti giurisprudenziali citati risulta che la circostanza che un nome di dominio corrispondente a un sito Internet costituisca oggetto di un utilizzo nella normale prassi commerciale vale soltanto nel caso in cui sia dimostrato che detto nome di dominio è effettivamente utilizzato nel quadro di un’attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico. Orbene, la sola registrazione di un nome di dominio, che costituisce un’operazione tecnica volta unicamente a permettere al suo titolare di utilizzarlo sulla rete Internet per un lasso di tempo determinato, non può costituire in sé la prova di un tale utilizzo in assenza di elementi concreti che dimostrino che tale è il caso.
In sostanza, il Tribunale afferma che la mera disponibilità di un nome di dominio che non sia congiunta all’effettivo utilizzo del relativo sito, prolungato nel tempo e finalizzato al compimento di attività commerciali, non assicura in alcun modo l’esclusiva sul segno distintivo e quindi sul marchio.
Nel caso in esame il Tribunale ha confermato la posizione dell’UAMI, respingendo il ricorso e quindi l’opposizione alla registrazione del marchio, in quanto ha ritenuto che il meccanismo di reindirizzamento operante in connessione con il nome di dominio dimostrasse chiaramente come l’unico sito realmente operante al momento del deposito delle domande fosse quello verso il quale l’utente veniva reindirizzato.

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