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5 Febbraio 2012

Nuove varietà vegetali: la protezione industriale

Di cosa si tratta

Lo studio del diritto industriale in relazione alla “nuove varietà vegetali” non è di facile comprensione in quanto il progresso tecnologico nuovo e l’intersecarsi con il diritto proprio del “brevetto” avvengono in epoca successiva al suo nascere.
Mentre il sistema delle invenzioni proteggibili si realizza attraverso il brevetto, il cui primo regime è dato dalla Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) del 5 ottobre 1973, il sistema delle privative vegetali poggia sulla Convenzione UPOV (Union pour la Protection des Obtentions Vegetales), estesa in Italia con la Legge 23 marzo 1998, n. 110, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991″, che ha avuto il suo concreto sviluppo nel Regolamento europeo n. 2100/1994, che dà origine ad una protezione europea superiore e prevalente su quella nazionale.
E’ la scienza che ha complicato il tema in quanto nell’ambito delle varietà vegetali si è avuto lo sviluppo collegato alla “microbiologia” e all’ “ingegneria genetica”, che hanno realizzato un conflitto tra i due sistemi.
Esclusa la brevettabilità come invenzioni per le nuove forme vegetali, gli stati europei contraenti erano liberi di scegliere tra una protezione brevettuale e un diverso titolo di protezione; molti stati europei importanti hanno scelto per la seconda strada, che porta ad un certificato di protezione di solito di competenza del Ministero dell’Agricoltura; l’Italia invece ha scelto per la prima, ove la concessione della tutela è subordinata all’esame della sua novità.
Ricordiamo poi che è intervenuta una Direttiva, la 98/44/CE del 6 luglio 1998, che ha dato protezione autonoma alle “invenzioni biologiche” (Cfr.: “Invenzioni biologiche: i confini della protezione nella Direttiva n. 98/44 CE”).
Individuato che si tratta di una branca specifica nell’ambito delle invenzioni, le norme sostanziali del Regolamento UPOV la individuano grazie alla definizione dell’oggetto e al contenuto della tutela, che portano a una disciplina uniforme europea.
È definito “costitutore” la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà od anche il datore di lavoro del costitutore o che ne ha commissionato il lavoro e da ultimo l’avente diritto o avente causa da questi soggetti. Solo con l’autorizzazione del costitutore in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta, si può procedere alla produzione o riproduzione, al condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione, all’offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione, compresa l’esportazione o l’importazione e la detenzione per uno degli scopi sopra elencati.
L’autorizzazione del costitutore è richiesta per gli atti indicati compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione. L’utilizzazione si presume non autorizzata salvo la prova contraria.
Per la validità della privativa vegetale ci sono speciali requisiti, dati dall’art. 102 Codice Proprietà Industriale (CPI) e cioé quando la varietà è nuova, distinta, omogenea e stabile.
La varietà si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda del costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto di raccolta della varietà, non è stato venduto né altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà: a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda; b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni”.
La varietà è considerata omogenea (art. 105 CPI) quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa.
La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta. In particolare un’altra varietà si reputa notoriamente conosciuta quando: a) per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costitutore o l’iscrizione in un registro ufficiale, purché detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costitutore o l’iscrizione nel registro ufficiale delle varietà; b) è presente in collezioni pubbliche.
La varietà è considerata stabile (art. 106 CPI) quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo”.
Sul piano dell’identificazione della tutela della privativa con gli artt. 66 e 67 Codice (CPI) si dice che l’invenzione non può che avere un oggetto quindi, quando si abbia il risultato grazie ad un procedimento e si abbia l’oggetto nuovo, l’uno e l’altro dovranno essere oggetto di brevettazione. Sono necessari due brevetti quando si voglia tutelare entrambi, tenuto conto che il procedimento va a ricadere nella disciplina comune, mentre il prodotto è propriamente l’oggetto della disciplina speciale.
Peculiarità del tema è avere circoscritto la disciplina delle invenzioni da prodotto al solo materiale di propagazione o di riproduzione, escludendo ciò che si ottiene usando questo materiale. La ratio sta nel fatto che non si intende colpire quel coltivatore che usi il materiale che abbia ricevuto senza avere compiuto operazioni di contraffazione. L’art. 107, 2° c. CPI prevede che queste operazioni non siano fattibili senza che sia intervenuta l’autorizzazione del costitutore
L’oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale può essere costituito da un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore può essere: a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi; b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all’espressione di almeno uno dei suddetti caratteri; c) considerato come un’entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.
La tutela delle varietà nuove è data anche alle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata e alle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta conformemente al requisito della distinzione, come anche alle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta.
Si considera una varietà come derivata da un’altra varietà, definita varietà iniziale, quando: a) deriva prevalentemente dalla varietà iniziale, o da una varietà che a sua volta è prevalentemente derivata dalla varietà iniziale, pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale; b) si distingue nettamente dalla varietà iniziale e, salvo per quanto concerne le differenze generate dalla derivazione, risulta conforme alla varietà iniziale nell’espressione dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale. Le varietà derivate possono essere ottenute mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una variante somaclonale, mediante selezione di una variante individuale fra piante della varietà iniziale, mediante retroincroci o mediante trasformazione attraverso l’ingegneria genetica. Il costitutore ha diritto ad una equa remunerazione da parte di colui che, una volta conferito il diritto, richiede l’autorizzazione del costitutore.
La protezione del diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo sperimentale e ad atti compiuti allo scopo di creare altre varietà.
Chiunque intende procedere alla moltiplicazione, in vista della certificazione, di materiale proveniente da varietà oggetto di privativa per nuova varietà vegetale, è tenuto a darne preventiva comunicazione al titolare del diritto.
La durata della protezione è di vent’anni a decorrere dalla data della sua concessione e per gli alberi e le viti tale diritto dura trent’anni dalla sua concessione e gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è resa accessibile al pubblico. Per le persone alle quali la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è stata notificata a cura del costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale notifica.
Il diritto di essere considerato autore della nuova varietà vegetale può essere fatto valere dall’autore stesso e, dopo la sua morte, dal coniuge, e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.
I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.
Il diritto di costitutore è nullo se è accertato che: a) le condizioni fissate dalle norme sulla novità e sulla distinzione non erano effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore; b) le condizioni fissate dalle norme sulla omogeneità e sulla stabilità non sono state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore, ove il diritto di costitutore è stato conferito essenzialmente sulla base di informazioni o documenti forniti dal costitutore; c) il diritto di costitutore è stato conferito a chi non aveva diritto, e l’avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli di difenderlo.
Si ha la decadenza del diritto quando viene accertato che le condizioni relative alla omogeneità e alla stabilità non sono più effettivamente soddisfatte e se il costitutore, previa messa in mora da parte dell’Amministrazione competente: a) non presenta, entro il termine di trenta giorni le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varietà; b) non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio diritto; c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varietà successivamente al conferimento del diritto, un’altra denominazione adeguata. Nei casi previsti alle lettere a) e c), la decadenza è dichiarata dall’Ufficio italiano brevetti e marchi.
Importante anche per gli effetti di individuazione sul mercato è la denominazione della varietà che deve essere designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica. Deve permettere di identificare la varietà e non può consistere unicamente in cifre, a meno che non si tratti di una prassi stabilita per designare talune varietà. E’ consentito associare alla denominazione varietale un marchio d’impresa, un nome commerciale o una simile indicazione, purché la denominazione varietale risulti, in ogni caso, facilmente riconoscibile.
Non deve inoltre deve essere suscettibile di indurre in errore o di creare confusione quanto alle sue caratteristiche, al valore o alla identità della varietà o alla identità del costitutore; deve essere diversa da ogni altra denominazione che designi, sul territorio di uno Stato aderente all’Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), una varietà preesistente, della stessa specie vegetale o di una specie simile, a meno che quest’altra varietà non esista più e la sua denominazione non abbia assunto alcuna importanza particolare.
La denominazione deve essere uguale a quella già registrata in uno degli Stati aderenti all’Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) per designare la stessa varietà. La denominazione depositata e registrata, nonché le variazioni vanno comunicate alle autorità competenti degli Stati aderenti all’UPOV. La denominazione registrata deve essere utilizzata per la varietà anche dopo l’estinzione del diritto di costitutore, salvo che i diritti acquisiti anteriormente non si oppongano a tale utilizzazione.
A seguito del art. 50 del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 131 è stato modificato l’art. 115 sulle licenze obbligatorie ed espropriazioni; Il diritto di costitutore può formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico. Alle licenze obbligatorie si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni illustrate, le norme generali date in materia di licenza obbligatoria, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso in caso di opposizione.
Con decreto ministeriale possono essere concesse, in qualunque momento, mediante pagamento di equo compenso al titolare del diritto di costitutore, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l’utilizzazione di nuove varietà vegetali protette che possono servire all’alimentazione umana o del bestiame, nonché per usi terapeutici o per la produzione di medicinali. Il decreto di concessione della licenza può prevedere l’obbligo per il titolare del diritto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di propagazione ovvero di moltiplicazione necessario.

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