Categorie approfondimento: Commerciale e industriale
20 Giugno 2010

Nomi a dominio: la procedura di riassegnazione dei domini .it

Di cosa si tratta

La recente decisione con la quale si è disposta la riassegnazione del nome a dominio ordineavvocati.it a favore dell’Ordine degli Avvocati di Roma, sottraendolo alla precedente assegnataria Mit Tecnologie s.r.l., ci fornisce l’occasione per trattare il tema della procedura di riassegnazione del nome a dominio contestato, tema assai delicato nella realtà aziendale e professionale.
Senza addentrarci in definizioni tecniche, occorre brevemente ricordare che il nome a dominio rappresenta sostanzialmente l’indirizzo di un sito web ossia la stringa alfa-numerica che riconduce univocamente a un determinato sito internet. E’ chiaro quindi che un nome a dominio che richiami la ragione sociale di una società o un segno distintivo riconducibile alla stessa risulti essere uno strumento di conoscibilità di fondamentale importanza per una realtà commerciale o professionale.
In ragione della sua natura, la rilevanza del domain names è stata riconosciuta dal Nuovo Codice della Proprietà industriale (d. lgs. 30/05) che, recependo gli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina internazionale, lo ha equiparato agli altri segni distintivi. L’art. 22, rubricato “unitarietà dei segni distintivi”, recita infatti al primo comma: “è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.
Proprio in ragione della sua specifica natura è frequente che la richiesta ovvero l’avvenuta registrazione di un dominio possa nascondere degli intendimenti sleali o scorretti come nel caso in cui ciò sia avvenuto con lo scopo di impedire al titolare del diritto a un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo (riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario) di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella di chi ha provveduto alla registrazione in modo da sviare utenti o possibili clienti che ricerchino informazioni relative alle attività societarie o professionali.
Ancor più significativo è il caso in cui il nome a dominio sia stato registrato con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome di un soggetto.
Vi è anche la possibilità che la registrazione di un dominio sia avvenuta con la finalità di cederlo, concederlo in uso o in altro modo trasferirlo a un soggetto, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o a un suo concorrente, per un corrispettivo (cd. cybersquatting, ossia occupazione abusiva di nomi a dominio).
Le ipotesi testé illustrate, in particolar modo la prima e la seconda, rappresentano con tutta evidenza un’attività illecita compiuta dal registrante nella quale potrebbero ravvisarsi gli estremi della contraffazione di marchio e della condotta concorrenzialmente sleale di cui all’art. 2598 c.c..
Ne consegue che colui che ritenga che un proprio diritto sia stato leso potrà adottare gli strumenti previsti dalla normativa speciale in tema di segni distintivi (in particolare la tutela cautelare prevista dall’art. 133) ovvero quelli ordinari in relazione alla concorrenza sleale.
In alternativa alla possibilità di adire la magistratura ordinaria, l’Autorità italiana preposta all’assegnazione dei nomi a dominio con estensione geografica .it (c.d. Registro) ha introdotto una disciplina speciale delle modalità di risoluzione delle dispute relative all’assegnazione ed all’uso dei nomi a dominio in Internet.
Con più precisione, è stato previsto un servizio di risoluzione delle controversie che, nel rispetto di principi di equità e pari accessibilità al servizio, prevede due distinte procedure: l’arbitrato irrituale e la procedura di riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione.
L’arbitrato irrituale, al quale si accede volontariamente, consente, attraverso il ricorso ad arbitri nominati da ciascuna parte, di ottenere una decisione in materia di assegnazione del nome a dominio più rapida e spesso più economica di quella garantita dalla giustizia ordinaria. L’analisi di tale procedura sarà oggetto di un apposito articolo.
Per quel che riguarda la procedura di riassegnazione del nome a dominio, condizione di procedibilità per la sua introduzione è la proposizione di un’opposizione alla sua assegnazione che deve essere proposta al Registro da chi assuma aver subito un pregiudizio a causa dell’assegnazione al corrente registrante. L’opposizione deve contenere le generalità del mittente, il nome a dominio oggetto dell’opposizione, le generalità del Registrante, i diritti ritenuti lesi e una descrizione dell’eventuale pregiudizio subito.
Tornando alla procedura di riassegnazione, la stessa ha come scopo sia la verifica del titolo all’uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio sia l’accertamento che il dominio non sia stato registrato e mantenuto in mala fede. L’esito della procedura, che non ha natura giurisdizionale, può essere soltanto la riassegnazione di un nome a dominio pertanto nessuna eventuale richiesta di risarcimento dei danni potrà essere avanzata in tale sede.
Con più precisione, sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo affermi che:
a) il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
b) l’attuale assegnatario (denominato “resistente”) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che
c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.
Se il ricorrente prova che sussistono tutte le condizioni poc’anzi elencate e il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest’ultimo viene trasferito al ricorrente.
La procedura può essere avviata, da qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia i requisiti per la registrazione di un nome a dominio con estensione geografica .it, proponendo un reclamo ad apposite organizzazioni accreditate dal Registro dei nomi, denominate “Prestatore del Servizio di Risoluzione extragiudiziale delle Dispute” (PSRD).
Il reclamo dovrà contenere, fra i vari elementi specifici,:
1) l’indicazione del nome di dominio (o i nomi di dominio) oggetto del reclamo e il loro attuale assegnatario;
2) la specificazione del segno distintivo, il nome e cognome o il marchio su cui è basato il reclamo e, per ciascun segno distintivo, o marchio, la descrizione dei beni o servizi, se esistenti, contraddistinti dal segno distintivo o marchio medesimo;
3) la richiesta che la decisione sia assunta da un solo soggetto o da un Collegio di tre esperti (fra quelli inclusi nella lista del PSRD);
4) l’indicazione dei motivi di reclamo ivi inclusi, fra gli altri, i motivi per cui il nome di dominio è identico o si può confondere con un segno distintivo, un nome o un marchio rispetto al quale il ricorrente vanta diritti di esclusiva.
Al reclamo dovrà inoltre essere allegato ogni documento o altra prova che supporti quanto in esso sostenuto.
Ricevuta la copia del reclamo, il PSRD ne verifica la regolarità formale e provvede a darne comunicazione al titolare del nome a dominio contestato il quale, entro 25 giorni, può inviare la propria replica e i propri documenti.
Entro 5 giorni dal ricevimento della replica il PSRD provvede a nominare il Collegio unipersonale o composto da tre esperti il quale stabilisce le modalità di svolgimento del procedimento in maniera compatibile con il “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it” e col “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio”.
Il Collegio assume la propria decisione in ordine al reclamo sulla base delle affermazioni rese dalle parti e dei documenti prodotti. In particolare le seguenti circostanze, se dimostrate, saranno ritenute prova della registrazione e dell’uso del dominio in mala fede:
a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;
b) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali;
c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente;
d) la circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico.
L’elencazione di cui sopra è parziale e meramente esemplificativa. Il Collegio di esperti potrà quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell’uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate.
Salvo che ricorrano circostanze eccezionali, la decisione verrà comunicata entro 15 (quindici) giorni dalla sua costituzione. Nel caso in cui il Collegio abbia disposto il trasferimento del nome a dominio oggetto di opposizione, il Registro comunica immediatamente al ricorrente, al resistente ed al PSRD la data in cui intende dare attuazione alla decisione.
In ultimo deve essere evidenziato che per quanto riguarda le spese di procedura, il ricorrente deve corrispondere al PSRD un corrispettivo fisso iniziale, determinato da ciascun PSRD, contestualmente alla proposizione del reclamo. In ogni caso, è il ricorrente a sopportare tutte le spese del PSRD, fatta salva la possibilità che venga richiesta un’integrazione a entrambi i soggetti qualora si dovesse procedere ad un interrogatorio personale.
I conclusione, il ricorso al testé illustrato sistema alternativo di risoluzione delle dispute ha il vantaggio di essere più economico e certamente più rapido rispetto al ricorso alla magistratura ordinaria, tuttavia può portare a delle decisioni che difettino di certezza e, sebbene saltuariamente, di autorevolezza.
In ragione del fatto che gli interessi economici coinvolti possono essere assai rilevanti (e conseguentemente gli effetti economici negativi di una decisione non corretta) la scelta degli esperti preposti a decidere il reclamo assume quindi un ruolo determinante.

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