Categorie approfondimento: Commerciale e industriale
4 Luglio 2011

Marchi: la nuova tutela amministrativa

Di cosa si tratta

L’opposizione alla registrazione di un marchio cambia sistema.
Operativa dal 1° luglio 2011, l’attività da compiere per opporsi alla richiesta di registrazione di un marchio si potrà svolgere in sede amministrativa e in un nuovo modo. L’originario art. 184, contenuto nel Codice della Proprietà Industriale (LPI) è diventato attuale con il decreto che gli ha dato attuazione (D.M.11 maggio 2011). L’articolo infatti rinviava ad un decreto del Ministro delle attività produttive l’entrata in vigore della nuova procedura di opposizione; ora che è intervenuto, la procedura diventa attuale. Analogamente per i marchi internazionali designanti l’Italia, pubblicati sulla Gazzetta dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) si applica il regime che illustriamo.
È possibile rivolgersi direttamente all’Ufficio italiano brevetti e marchi per effettuare l’opposizione amministrativa contro la registrazione di un marchio che sia in conflitto con altro precedente.
L’opposizione può essere fatta avvalendosi di un avvocato o di un mandatario iscritto all’ordine dei consulenti in Proprietà Industriale da parte del titolare o di un licenziatario esclusivo di una domanda o di una registrazione di marchio italiano anteriore in conflitto e, nel caso di registrazione come marchio di ritratti di persone, nomi e segni notori, gli aventi diritto sono le persone, gli enti e le associazioni di cui all’art. 8 del codice della P.I.; non sono legittimati all’opposizione i titolari di marchi di fatto non registrati, anche se oggetto di un uso non solo locale o notoriamente conosciuti nello Stato, né è possibile presentare opposizione sulla base di diritti di proprietà industriale o intellettuale diversi da quelli elencati, come per le ditte, insegne, denominazioni societarie, nomi a dominio, diritti di autore, disegni o modelli, brevetti per invenzione industriale. Questi diritti sono tutelabili con la sola azione giudiziaria.
Il regime precedente si limitava a una verifica dei presupposti di registrabilità del marchio, una volta depositata la domanda; all’esito dell’esame, veniva rilasciato il certificato di registrazione. Gli interessati non avevano modo di conoscere l’avvio della procedura a seguito della presentazione della domanda e non potevano formulare rilievi, divenendo costretti alla via giudiziale avanti il tribunale per impedirla.
Con l’avvio della pubblicazione mensile del Bollettino ufficiale dei marchi in www.uibm.gov.it sarà facilmente conoscibile la registrazione di marchi, le domande di rinnovo depositate dal 1° maggio 2011, le domande di marchio soggette a opposizione e domande rifiutate a seguito di opposizione, pur rimanendo l’esame preliminare dell’Uibm (Ufficio italiano brevetti e marchi) in merito ai requisiti di registrabilità. Una volta scaduto il termine senza opposizioni oppure, presentata l’opposizione, dopo la sua risoluzione, l’Ufficio procederà alla registrazione.
Per i marchi internazionali il termine di tre mesi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del marchio internazionale sulla Gazzetta dell’OMPI e solo decorso il periodo indicato in mancanza di opposizioni la registrazione verrà concessa.
I termini del deposito per fare l’opposizione sono i seguenti: per il deposito di un’opposizione avanti l’Uibm è previsto il termine di tre mesi dalla pubblicazione del marchio sul Bollettino ufficiale e, nel caso di frazione italiana di marchio internazionale, dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta del Wipo. Dalla presentazione dell’opposizione decorre un termine prorogabile di due mesi per trovare un accordo. Qualora non sia stato raggiunto un accordo, le parti dovranno argomentare le loro tesi e la decisione dell’Uibm interverrà entro 24 mesi dall’opposizione.
Di fronte all’Uibm l’opponente svilupperà in lingua italiana le argomentazioni che derivano dalla comparazione tra il marchio del quale si chiede il riconoscimento e il marchio anteriore con il quale confliggerebbe.
La tassa da versare è di €. 250,00 e il deposito dell’atto indirizzato all’Uibm può avvenire in varie forme per posta elettronica, consegna materiale presso l’Uibm oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Sempre sulla strada di ridurre il carico giudiziario, lo strumento si atteggia bene per l’effetto di non avere tempi lunghi, ma soprattutto per la maggiore sicurezza del regime in quanto i marchi avranno una portata superiore perché l’avvenuta registrazione presuppone che già sia passato senza contestazioni il periodo di opposizione o l’eventuale opposizione sia stata respinta.
Invero non tutte le questioni prospettabili possono già essere affrontate, ma lasciamo all’avvio del sistema l’evidenza dei profili di fragilità.

(Visited 8 times, 3 visits today)