La regola base della Naming Authority Italiana (di seguito, NA), che, attraverso la Registration Authority Italiana (di seguito, RA), attribuisce i nomi di dominio dell’internet sotto il ccTLD «it» (c.d. «Country Code»), è quella c.d. del first come, first served, per effetto della quale un determinato nome di dominio viene assegnato in base alla priorità cronologica della richiesta, ignorando il potenziale conflitto con marchi protetti: chi per primo chiede la registrazione di un determinato nome di dominio, ne diviene detentore esclusivo.

Può così capitare che il titolare di un marchio si veda negare l’accesso alla rete con il nome del suo marchio, in quanto questo è già stato assegnato ad altri.

La questione si è posta già da alcuni anni negli Usa, dove è stata prevalentemente risolta in via stragiudiziale, corrispondendo (spesso laute) somme all’assegnatario, che così in sostanza diveniva venditore del nome di dominio (ciò che ha indotto un vero e proprio business, cioè il domain name grabbing, l’accaparramento di marchi famosi).

In data 12 aprile 2000, veniva presentato al Senato il disegno di legge recante "Disposizioni in materia di disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete" (c.d. " disegno di legge Passigli "). Nell’attuale legislatura, è stata presentata alla Camera, in data 11 luglio 2001, una nuova proposta di legge (n. 1299), intitolata «Disposizioni concernenti l'utilizzazione di nomi e di marchi per l'identificazione di domini Internet».

Obiettivo principale di questi progetti di legge, che vanno a riconoscere la NA e la RA, è quello di assicurare il rispetto delle norme poste a tutela dei nomi e dei marchi ed evitare che l'uso della rete possa arrecare pregiudizio alle situazioni soggettive comunque meritevoli di protezione, dando finalmente un quadro normativo alla questione dei nomi di dominio, ad oggi «autoregolamentata».

Lo strumento utilizzato è ovviamente quello della tutela d’urgenza, c.d. procedimento cautelare, che si caratterizza per celerità e snellezza nelle sue prime fasi, nelle quali si chiede al giudice l’ordine di inibire l’uso del proprio marchio sull’internet, ma che in ogni caso deve in seguito passare per la fase di giudizio ordinaria, più lunga e articolata.

Le pronunce giurisprudenziali ad oggi esistenti, tendono ad accordare con una certa facilità l’inibitoria iniziale, ma il di scorso si fa più difficile quando si tratta di confermare, dopo un’istruttoria più approfondita, il provvedimento.

In attesa del consolidamento degli orientamenti giurisprudenziali, può affermarsi che la tutela inibitoria viene concessa e confermata nei seguenti casi:

Si consideri però che esiste una giurisprudenza minoritaria, localizzabile soprattutto nei Tribunali toscani, che partendo dalla considerazione che il marchio, essendo caratterizzato da vari tipi di segni grafici che possono formare infinite combinazioni, tutela il prodotto e non può essere parificato al domain name, che può essere formato solo da lettere o numeri e che costituisce esclusivamente un indirizzo telematico, giunge a negare la tutela del marchio a tale nuovo segno. Un tale approccio, invero un po’ formale, e che pare non comprendere il quadro generale dell’internet, si può prevedere che non avrà grande seguito.

Quando il nome dell’impresa non è coperto da marchio, la sua tutela è più difficile: se però il nome dell’impresa è notorio, almeno nel settore di mercato o nel territorio in cui opera chi ha registrato il nome di dominio identico o simile, è utilmente applicabile la disciplina della concorrenza sleale, laddove il nome di dominio sia stato registrato con lo scopo di approfittare di tale notorietà e/o con un chiaro intento confusorio.

In alternativa ai rimedi giudiziali tipici, è possibile, in caso di necessità, rivolgersi alla RA, contestando i nomi di dominio da essa assegnati. Tale possibilità è riconosciuta dalle c.d. Regole di Naming, la cui versione più aggiornata è stata approvata dal comitato esecutivo della RA il 31 luglio 2002 ed è in vigore dal 18 agosto dello stesso anno.

La procedura presso la RA ha due innegabili vantaggi: 1) è più diretta di quella giudiziale ordinaria, in quanto una sentenza del Tribunale, per essere eseguita, deve comunque passare dalla RA, l’unico soggetto che possa provvedere a sospendere, revocare o riassagnare, a seconda del precetto della sentenza, l’assegnazione di un nome di dominio; 2) con la procedura presso la RA si è sicuri, a differenza che con il giudice ordinario, di avere quale soggetto giudicante, un «tecnico», cioè a dire una persona esperta dell’internet e delle sue problematiche.

La procedura, definita di «risoluzione delle dispute» (Sez. Seconda, artt. 14 e ss.), si attiva inviando lettera raccomandata indirizzata alla RA contenente le generalità del mittente, il nome a dominio contestato, i motivi della contestazione, il pregiudizio subìto dal mittente o il proprio diritto che questi assume leso, nonché eventualmente l’impegno a devolvere ad arbitrato irrituale (disciplinato all’art. 15) la controversia (gli arbitri sono scelti nell’elenco dello speciale Comitato di Arbitrazione, istituito presso la RA). In mancanza di quest’impegno a devolvere ad arbitri, si applica la procedura c.d. amministrativa, denominata «di riassegnazione» (art.16), che ha quale scopo la verifica del titolo all’uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio e che il dominio non sia usato o mantenuto in mala fede; essa non ha natura giurisdizionale e pertanto non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all’arbitrato. Tale procedura ha un’importanza notevole sotto il profilo pratico, potendo portare al trasferimento in capo al ricorrente del nome di dominio.

I presupposti, cumulativi e non alternativi, per ottenere detto trasferimento sono tre: